대법원 2015후2341 판결은 출원발명의 진보성을 ‘범위 확정 → 주선행발명 선택 → 공통점·차이점 확인 → 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 판단’의 순서로 심리한다고 정리했습니다. 또 거절결정불복심판이나 그 심결취소소송에서 이미 통지한 거절이유의 주선행발명을 다른 선행발명으로 바꾸는 것은, 출원인에게 실질적인 의견제출 기회가 주어졌다는 등의 특별한 사정이 없는 한 ‘새로운 거절이유’에 해당한다고 보았습니다.
![[특허판례] 심판·소송에서 주선행발명을 바꾸면 ‘새로운 거절이유’일까｜진보성 판단 방법 (대법원 2015후2341)](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-09T01%3A42%3A16.803Z-c80f6af2-30c6-43bb-ac20-953655f4d82c&w=3840&q=75)
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특허출원이 거절되면 출원인은 거절결정불복심판과 특허법원의 심결취소소송으로 다툴 수 있습니다. 이 과정에서 특허청이 처음과 다른 선행기술을 근거로 들고 나오는 경우가 있는데, 이를 어디까지 허용할지가 문제됩니다.
이 판결은 진보성 판단의 기본 구조와 함께, 출원인의 방어권 보장이라는 절차적 측면을 분명히 한 사례입니다. 기술 분쟁을 준비하는 기업과 발명자에게 실무적으로 의미가 큰 판결이어서 정리합니다.
사건 개요
특허청은 심사 단계에서 출원발명(제1항 발명)을 선행발명과 대비해 진보성이 없다는 거절이유를 통지했습니다. 그런데 이후 다툼 과정에서 특허청(피고)은 주선행발명을 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’라는 종래기술로 바꾸어 진보성이 없다고 주장했습니다.
구분 | 통지된 거절이유 | 피고가 새로 주장한 사유 |
|---|---|---|
주선행발명 | 선행발명 | 종래의 구동식 액슬 구동기어 |
출원발명과의 차이점 | ‘출력 피니언’의 부가 여부 | ‘클러치’의 부가 여부 |
사건번호 | 대법원 2015후2341 거절결정(특) · 상고기각 | |
쟁점
쟁점 1. 출원발명의 진보성은 어떤 순서와 방법으로 심리해야 하는가
쟁점 2. 거절결정불복심판이나 심결취소소송에서 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 바꾸는 것이 ‘새로운 거절이유’에 해당하는가
원심 판단
원심(특허법원)은 피고가 새로 주장한 사유에 따르면 차이점은 ‘클러치’의 부가 여부인 반면, 통지된 거절이유에 따르면 차이점은 ‘출력 피니언’의 부가 여부여서, 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라진다고 보았습니다.
따라서 피고가 주장한 사유는 새로운 거절이유라고 판단하고, 심결에 절차상 위법 또는 진보성 판단의 잘못이 있다는 이유로 심결을 취소했습니다.
대법원 판단
① 진보성 심리 방법
출원발명의 진보성을 판단할 때에는 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택합니다. 그다음 출원발명을 주선행발명과 대비해 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리합니다.
② 주선행발명 변경은 새로운 거절이유
주선행발명을 다른 선행발명으로 바꾸면 일반적으로 공통점·차이점의 인정과 용이성 판단의 내용이 달라집니다. 그러므로 출원인에게 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당합니다.
대법원은 이 사건에서 피고가 주장한 사유가 바로 이런 경우에 해당한다고 보아, 같은 취지의 원심 판단을 수긍하고 상고를 기각했습니다.
실무상 의미
특허법은 거절결정을 하려면 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 낼 기회를 주도록 하고 있습니다. 이 판결은 그 절차적 보장이 심판과 소송 단계에서도 실질적으로 지켜져야 한다는 점을 확인했습니다.
출원인 입장: 심판이나 소송에서 특허청이 다른 주선행발명을 근거로 내세운다면, 의견제출 기회 없이 제시된 새로운 거절이유라는 점을 적극적으로 다툴 수 있습니다.
대비 구조 점검: 어떤 선행발명을 기준으로 차이점을 잡느냐에 따라 진보성 판단이 달라지므로, 통지된 거절이유의 주선행발명과 차이점을 정확히 정리해 두는 것이 중요합니다.
보정·의견서 전략: 심사 단계에서 제출하는 의견서와 보정서가 이후 심판·소송의 범위를 정하는 기준이 되므로 처음부터 일관된 논리로 대응해야 합니다.
박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어, 특허 출원·거절결정 대응과 같은 기술 쟁점을 법률 쟁점과 함께 검토할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 주선행발명이란 무엇인가요?
A1. 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 말합니다. 진보성 판단은 이 주선행발명과 출원발명을 비교해 차이점을 확인하는 데서 출발하므로, 무엇을 주선행발명으로 삼느냐가 결론에 큰 영향을 줍니다.
Q2. 특허청이 소송 중에 새로운 선행문헌을 내면 모두 허용되지 않나요?
A2. 그렇지는 않습니다. 기존 거절이유를 보충하는 정도라면 허용될 수 있습니다. 다만 주선행발명 자체를 바꾸는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유가 되어, 의견제출 기회 없이 이를 근거로 거절을 유지할 수 없습니다.
Q3. 거절결정을 받으면 어떤 절차로 다툴 수 있나요?
A3. 보정과 함께 재심사를 청구하거나, 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다. 심판 결과에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을 제기하고, 다시 대법원에 상고할 수 있습니다. 각 절차마다 청구 기간이 정해져 있으므로 거절결정을 받은 즉시 일정을 확인해야 합니다.
Q4. 진보성 판단에서 ‘통상의 기술자’는 누구를 말하나요?
A4. 그 발명이 속하는 기술분야에서 평균적인 지식과 능력을 가진 사람을 상정한 개념입니다. 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 이 사람이 차이점을 쉽게 극복할 수 있었는지를 판단합니다.
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글을 마치며
특허 분쟁은 기술 내용과 절차 규정이 함께 맞물려 있어, 거절이유 하나를 어떻게 읽고 대응하느냐에 따라 결과가 달라집니다. 송파·잠실에서 특허 거절결정이나 심판을 앞두고 계시다면 통지서와 의견서, 선행문헌을 함께 가지고 상담을 받아 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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