선행발명에 명시되지 않았더라도 그 물건이 특허발명과 같은 구성·속성을 가진다면 내재된 속성을 발견한 것에 불과해 신규성이 부정될 수 있습니다. 다만 가능성이나 개연성만으로는 부족하고, 선행발명이 필연적으로 그 구성·속성을 가진다는 점이 증명되어야 합니다(대법원 2017후1304 판결).
![[최신판례] 선행발명에 내재된 구성·속성과 특허의 신규성 – '필연성' 증명이 필요하다](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-03T03%3A42%3A26.946Z-e921c6f9-ec20-4a22-b738-bb359b6be747&w=3840&q=75)
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특허 등록무효 심판에서는 "이미 알려진 물건에 원래 있던 성질을 새로 발견했을 뿐"이라는 주장이 자주 나옵니다. 이 판결은 그런 주장이 받아들여지기 위한 기준을 새로 제시했다는 점에서 의미가 큽니다.
송파·문정 법률사무소 제이에서 판결의 핵심과 실무상 유의점을 정리했습니다.
사건 개요
'복합구조물'이라는 명칭의 특허발명에 대해 등록무효가 다투어진 사건입니다. 청구범위 제1항이 명세서 기재요건을 위반했는지, 그리고 신규성과 진보성이 부정되는지가 문제되었습니다.
사건명은 등록무효(특), 사건번호는 2017후1304입니다.
쟁점
쟁점 | 결론 |
|---|---|
청구범위 제1항의 명세서 기재요건 위반 여부 | 등록무효 사유 인정되지 않음 |
신규성·진보성 부정 여부 | 등록무효 사유 인정되지 않음 |
내재된 구성·속성에 의한 신규성 부정 기준 | 필연적으로 그 구성·속성을 가진다는 점의 증명 필요 |
원심 판단
원심은 이 사건 특허발명에 명세서 기재요건 위반이나 신규성·진보성 부정과 같은 등록무효 사유가 인정되지 않는다고 판단했습니다.
대법원 판단
대법원은 원심의 결론을 수긍하여 상고를 기각하면서, 신규성 판단에 관해 다음과 같은 법리를 밝혔습니다.
1. 내재된 구성·속성과 신규성
물건의 발명에서 같은 발명이 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다면 신규성은 부정됩니다.
구성요소로 특정된 구성이나 속성이 선행발명에 명시되어 있지 않더라도, 선행발명의 물건이 같은 구성·속성을 갖는다면 이는 선행발명에 내재된 구성·속성으로 볼 수 있습니다.
이 경우 해당 구성·속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허 대상으로 하는 등 특별한 사정이 없는 한, 원래 존재하던 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정됩니다.
이는 통상의 기술자가 출원 당시 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이며, 내재된 구성·속성을 파악하기 위해 출원일 이후 공지된 자료도 증거로 쓸 수 있습니다.
2. '필연성'의 증명
선행발명의 물건이 같은 구성·속성을 가질 수도 있다는 가능성이나 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없습니다. 특히 선행발명이 특정 제조방법으로 만든 물건에 관한 공지 문헌이라면, 우연한 결과일 수 있는 한 실시례를 넘어 그 제조방법에 따른 결과물이 필연적으로 해당 구성·속성을 가진다는 점이 증명되어야 합니다.
3. 이 사건에 대한 적용
선행발명 1에 개시된 한 실시례가 청구범위 제1항과 같은 구성을 가진다고 하더라도, 선행발명 1의 제조방법을 따랐을 때 항상 같은 결과물에 이른다는 점까지는 증명되지 않았습니다. 따라서 신규성이 부정되지 않는다고 판단했습니다.
실무상 의미
무효를 주장하는 쪽과 특허를 지키는 쪽 모두 증명의 대상과 수준을 정확히 잡아야 합니다.
입장 | 준비할 사항 |
|---|---|
무효 주장 측 | 선행발명의 제조방법을 재현했을 때 항상 같은 구성·속성이 나온다는 실험 자료 등 필연성 증명 |
특허권자 측 | 선행발명의 결과물이 조건에 따라 달라질 수 있다는 점, 새로운 용도 발명에 해당한다는 점 등 반박 자료 |
박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어, 특허 분쟁에서 기술적 쟁점과 법적 쟁점을 함께 검토할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 출원 당시 아무도 몰랐던 속성이라면 신규성이 인정되지 않나요?
A1. 이 판결에 따르면 통상의 기술자가 출원 당시 인식할 수 없었더라도, 공지된 물건에 원래 있던 속성이라면 신규성이 부정될 수 있습니다. 다만 그 속성이 필연적으로 존재한다는 증명이 필요합니다.
Q2. 출원일 이후에 나온 자료도 증거로 쓸 수 있나요?
A2. 공지된 물건에 내재된 구성·속성을 파악하기 위한 목적이라면 출원일 이후 공지된 자료도 증거로 사용할 수 있습니다.
Q3. 새로운 용도를 발견한 경우는 어떻게 되나요?
A3. 내재된 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허 대상으로 하는 경우는 '특별한 사정'으로 보아 신규성이 인정될 여지가 있습니다. 청구범위가 어떻게 작성되었는지가 중요합니다.
Q4. 등록무효심판은 언제든 청구할 수 있나요?
A4. 특허권 설정등록 후에는 원칙적으로 소멸 후에도 청구할 수 있지만, 청구인 적격이나 사유에 따라 제한이 있을 수 있습니다. 분쟁 상황에 맞게 절차를 검토해야 합니다.
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글을 마치며
특허의 신규성 다툼은 결국 "무엇을 어느 정도까지 증명했는가"의 싸움입니다. 송파·잠실 지역에서 특허 등록무효나 침해 문제로 고민하고 계시다면 선행기술 자료와 실험 데이터부터 차분히 정리해 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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