디자인과 상표는 서로 배타적인 관계가 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이라도 실제 거래에서 상품의 출처를 표시하는 데 쓰였다면 상표로서 사용된 것입니다. 대법원은 배선덕트의 세 줄 홈 형상이 장식에 그친다고 본 원심을 파기했습니다(대법원 2019후10418 권리범위확인(상)).
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제품의 외형은 디자인권으로 보호받기도 하지만, 그 형상 자체가 특정 회사의 제품임을 알려 주는 표지가 되면 상표로도 보호받을 수 있습니다. 문제는 경쟁사가 비슷한 형상을 썼을 때 그것을 단순한 장식으로 볼지, 상표의 사용으로 볼지입니다.
이번 판결은 그 판단 기준을 구체적으로 제시한 사례입니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토할 수 있으며, 송파·문정에서 상표 분쟁을 상담하며 자주 받는 질문과 함께 정리합니다.
사건 개요
원고는 배선함, 배전함, 전선관 등을 지정상품으로 하는 입체상표를 등록한 상표권자입니다. 원고는 피고의 배선덕트에 표시된 세 줄 홈의 형상(확인대상표장)이 원고 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.
쟁점
구분 | 내용 |
|---|---|
확인대상표장 | 피고 배선덕트에 표시된 세 줄 홈의 형상 |
등록상표 | 배선함·배전함·전선관 등을 지정상품으로 하는 원고의 입체상표 |
핵심 쟁점 | 세 줄 홈 형상이 디자인으로만 사용됐는지, 출처표시로도 사용됐는지 |
원심 판단
원심은 피고 확인대상표장의 세 줄 홈 형상이 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데 그칠 뿐, 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하지 않아 상표로 기능하지 않는다고 보았습니다. 따라서 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단했습니다.
대법원 판단
판결 요지
◇ 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준 ◇
디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).
다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).
대법원은 배선덕트에 표시된 세 줄의 홈이 디자인이 될 수 있는 형상이면서, 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이라고 보았습니다. 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없으므로 상표로서 사용된 것이 타당하다며 원심을 파기했습니다.
실무상 의미
이 판결은 제품 형상을 둘러싼 분쟁에서 ‘디자인이니까 상표 침해가 아니다’라는 주장이 언제나 통하지는 않는다는 점을 보여 줍니다. 반대로 상표권자도 그 형상이 실제 거래계에서 출처표시로 인식된다는 점을 입증해야 합니다.
판단 요소 | 살펴보는 내용 |
|---|---|
표장과 상품의 관계 | 형상이 상품의 기능·장식과 어떤 관계에 있는지 |
사용태양 | 상품에 표시된 위치, 크기, 반복 사용 여부 |
주지저명성 | 등록상표가 수요자에게 얼마나 알려져 있는지 |
사용자의 의도·경위 | 형상을 채택하고 사용하게 된 경위와 목적 |
당사자별로 준비할 점
상표권자: 형상이 출처표시로 인식된다는 거래 실태 자료(광고, 카탈로그, 수요자 인식 자료)를 확보합니다.
상대방: 형상의 기능적·장식적 성격과 독자적 채택 경위를 정리합니다.
공통: 디자인권·상표권 중 어떤 권리로 보호받거나 다툴지 함께 검토합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 제품 모양도 상표로 등록할 수 있나요?
A1. 네. 입체적 형상으로 된 입체상표 제도가 있습니다. 다만 형상이 상품의 출처를 표시하는 기능을 해야 하고, 단순히 기능적이거나 흔한 형상이라면 등록이나 보호가 제한될 수 있습니다.
Q2. 디자인으로 사용했다면 상표권 침해가 아닌가요?
A2. 순전히 디자인적으로만 사용되어 상표의 사용으로 인식될 수 없다면 침해가 아닙니다. 그러나 디자인이면서 동시에 출처표시로도 쓰였다면 상표의 사용으로 볼 수 있다는 것이 이 판결의 취지입니다.
Q3. 권리범위확인심판은 어떤 절차인가요?
A3. 특정 표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지를 특허심판원에서 확인받는 절차입니다. 상표권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판과, 상대방이 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 있습니다.
Q4. 비슷한 형상을 쓴다는 경고장을 받았다면 어떻게 해야 하나요?
A4. 상대방 등록상표의 내용과 지정상품을 먼저 확인하고, 해당 형상을 채택한 경위와 사용 방식을 정리하는 것이 좋습니다. 디자인권, 상표권, 부정경쟁방지법 쟁점이 함께 얽힐 수 있어 전체를 검토한 뒤 대응 방향을 정해야 합니다.
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글을 마치며
제품의 형상은 디자인이면서 동시에 상표가 될 수 있습니다. 분쟁이 생기면 그 형상이 실제 거래에서 어떻게 인식되는지를 자료로 보여 주는 것이 결론을 좌우합니다. 송파·잠실에서 상표나 제품 형상 분쟁으로 고민하고 계시다면 등록상표와 제품 사진, 사용 경위 자료를 준비해 상담을 받아 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.