[최신판례] 물건발명 권리범위 확인심판, 설명서에 적은 제조방법이 대상을 좁힐까

특허 분쟁에서는 "상대방 제품이 우리 특허의 권리범위에 속하는가"를 먼저 확인하려는 경우가 많습니다. 이때 쓰이는 절차가 특허심판원의 권리범위 확인심판입니다.

이번에 소개하는 판결은 특허권자가 확인대상 발명을 설명하면서 제조방법까지 함께 적은 경우, 심판 대상이 그 제조방법으로 만든 물건으로 좁혀지는지가 문제된 사건입니다. 실제 심판청구서를 작성할 때 바로 참고할 만한 판단이라 정리해 둡니다.

사건 개요

특허권자인 피고들은 ‘확인대상 발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물’을 확인대상 발명으로 삼아, 그것이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구했습니다.

피고들은 설명서와 도면에서 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 구체적 구성을 설명하면서, 도면을 참조해 그 직물을 제직하는 방법도 부가적으로 적었습니다.

쟁점

물건발명 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상 발명의 설명서에 제조방법을 부가적으로 기재한 경우, 그 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상인 확인대상 발명이 되는지가 핵심 쟁점이었습니다.

원심 판단

원심은 설명서에 기재된 제조방법으로 제조한 물건만이 확인대상 발명이라고 파악했습니다. 그런 다음 원고가 생산한 제품이 그 제조방법으로 만들어졌다는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로, 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단했습니다.

대법원 판단

권리범위 확인심판의 대상

특허법 제135조의 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 절차이고, 그 대상물은 심판청구인이 심판 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명입니다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

물건발명 특허권의 효력

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 물건발명의 실시는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입하거나 양도·대여의 청약을 하는 행위입니다[특허법 제2조 제3호 (가)목]. 따라서 물건발명의 특허권은 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미칩니다.

결론

물건발명의 특허권자는 상대방이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정해 권리범위 확인을 구할 수 있습니다. 설명서나 도면에 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 덧붙였다고 해서, 그 제조방법으로 만든 물건만이 확인대상 발명이 된다고 볼 수는 없습니다.

대법원은 이 사건의 제조방법 기재도 부연 설명에 불과하고, 그 기재에 따라 제1항 발명의 효력이 미치는지가 달라지지도 않는다고 보아 원심을 파기했습니다.

실무상 의미

• 확인대상 발명은 ‘물건’ 자체로 특정 — 물건발명에 관한 심판이라면 구성 중심으로 특정하고, 제조방법은 이해를 돕는 범위에서만 적는 것이 안전합니다.

• 제조방법 기재가 곧바로 대상 한정은 아님 — 다만 기재 방식에 따라 다툼의 여지가 생기므로, 부연 설명임이 드러나도록 쓰는 것이 좋습니다.

• 상대방 입장에서의 방어 — 제조방법이 다르다는 주장만으로는 물건발명 침해 여부를 피하기 어렵고, 구성 자체의 차이를 다투어야 합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 권리범위 확인심판은 침해소송과 어떻게 다른가요?
A1. 권리범위 확인심판은 특허심판원에서 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단하는 절차입니다. 손해배상이나 금지 명령은 법원의 침해소송에서 다루므로, 목적에 따라 절차를 함께 검토합니다.

Q2. 설명서에 제조방법을 적으면 불리해지나요?
A2. 이 판결에 따르면 부연 설명으로 적은 제조방법이 물건발명의 확인대상을 그 방법으로 만든 물건으로 한정하지는 않습니다. 다만 기재가 대상 특정의 일부로 읽히지 않도록 표현에 주의하는 것이 좋습니다.

Q3. 상대방이 “만드는 방법이 다르다”고 주장하면 어떻게 하나요?
A3. 물건발명이라면 동일한 구성의 물건이 실시되었는지가 핵심이므로, 제조방법 차이만으로는 결론이 달라지지 않습니다. 구성요소별 대비 자료를 준비하는 것이 중요합니다.

Q4. 특허 분쟁 상담 시 무엇을 준비하면 되나요?
A4. 특허등록원부와 청구범위, 상대방 제품의 사진·카탈로그·구입 자료, 그동안 주고받은 경고장이나 서신을 준비하시면 검토가 빠릅니다.

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글을 마치며

권리범위 확인심판은 확인대상 발명을 어떻게 특정하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 이 판결은 물건발명이라면 제조방법이 아니라 물건의 구성으로 판단한다는 원칙을 다시 확인했습니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다. 송파·문정 인근에서 특허 분쟁을 준비하고 계시다면 심판청구서 작성 단계부터 꼼꼼히 살펴보시길 권합니다.

법률사무소 제이 박경미 변호사는 이혼전문·형사전문 변호사(대한변호사협회 등록)로서, 상담부터 소송 종결까지 직접 사건을 챙깁니다. 문정 법률사무소와 잠실 예약상담 공간 중 편한 곳으로 예약하시면 지금 상황에서 가능한 선택지를 차분히 정리해 드립니다.

※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.