[최신판례] 특허가 무효로 확정돼도 미지급 실시료는 받을 수 있을까｜대법원 2018다287362

기술 라이선스 계약을 맺고 실시료를 나누어 받던 중 특허가 무효로 확정되는 일은 드물지 않습니다. 이때 실시권자는 "처음부터 권리가 없었으니 남은 실시료를 낼 필요가 없다"고 주장하곤 합니다.

대법원은 특허 자체의 소급 무효와 실시계약의 효력을 나누어 판단해야 한다고 보았습니다. 송파·문정에서 기술계약 분쟁을 상담하실 때 자주 나오는 쟁점이어서, 판결의 구조와 실무상 의미를 정리했습니다.

사건 개요

특허권자와 실시권자가 특허발명 실시계약을 체결했고, 이후 계약 대상 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정되었습니다. 특허권자는 무효 확정 이전 기간에 대해 아직 지급되지 않은 실시료를 청구했습니다.

쟁점

특허법 제133조 제3항에 따르면 특허가 무효로 확정되면 특허권은 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 이 소급효가 실시계약에도 그대로 미쳐 계약이 처음부터 이행불능이었다고 볼 것인지가 문제였습니다.

• 실시계약이 체결 당시부터 원시적 이행불능이었는지

• 무효 확정 이전 기간의 실시료 채무가 그대로 남는지

원심 판단

원심은 특허권자의 미지급 실시료 청구를 받아들였고, 실시권자가 이에 불복해 상고했습니다. 대법원은 원심의 결론을 수긍해 상고를 기각했습니다.

대법원 판단

특허의 효력과 실시계약의 효력은 별개

실시계약이 체결된 뒤 특허가 무효로 확정되더라도, 실시계약이 체결 시부터 무효가 되는지는 특허권의 효력과 별개로 판단해야 한다고 보았습니다.

무효 확정 전까지 실시권자가 누린 이익

실시계약이 있으면 특허권자는 실시권자에게 침해를 이유로 손해배상이나 금지를 청구할 수 없습니다. 또한 무효 확정 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력 때문에 제3자의 실시가 금지됩니다. 실시권자는 그 기간 동안 사실상 독점적 지위를 누린 셈입니다.

이행불능은 무효 확정 시점부터

특허발명의 실시가 애초에 불가능한 경우가 아니라면 실시계약이 원시적 이행불능이었다고 볼 수 없고, 무효가 확정된 때부터 이행불능 상태가 된다고 보았습니다. 따라서 계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 실시료를 원칙적으로 청구할 수 있습니다.

실무상 의미

이 판결은 이미 받은 실시료를 돌려줄 필요가 없다는 2012다42666, 42673 판결에 이어, 아직 받지 못한 실시료도 무효 확정 전 기간분은 청구할 수 있다는 점을 분명히 했습니다.

• 실시권자라면 계약서에 특허 무효 시 실시료 감액·정산 조항이 있는지 먼저 확인해야 합니다.

• 특허권자라면 실시 기간, 실시료 산정 방식, 무효 확정 시점을 자료로 정리해 두는 것이 좋습니다.

• 착오·기망 등 계약 자체의 무효·취소 사유는 이 판결과 별도로 검토해야 합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 특허가 무효가 되면 이미 낸 실시료를 돌려받을 수 있나요?
A1. 원칙적으로 어렵습니다. 대법원은 실시계약이 원시적 불능이 아니라는 이유로 특허권자가 이미 받은 실시료를 반환할 의무가 없다고 보았습니다(2012다42666, 42673).

Q2. 무효심판이 진행 중이면 실시료 지급을 미뤄도 되나요?
A2. 무효가 확정되기 전까지는 계약이 유효하게 존재하므로, 그 기간의 실시료 채무는 원칙적으로 남습니다. 지급을 멈추기 전에 계약 조항과 지연손해금 부담을 함께 검토하셔야 합니다.

Q3. 무효 확정 이후 기간의 실시료도 내야 하나요?
A3. 판결은 무효가 확정된 때부터 실시계약이 이행불능 상태가 된다고 보았습니다. 확정 이후 기간의 실시료 청구는 원칙적으로 받아들여지기 어렵습니다.

Q4. 계약서에 특약을 두면 결과가 달라지나요?
A4. 무효 시 실시료 감액·정산·반환 조항을 두었다면 그 약정이 우선 검토 대상이 됩니다. 계약 체결 단계에서 무효 위험에 대비한 조항을 넣어 두는 것이 분쟁을 줄이는 방법입니다.

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글을 마치며

특허 무효는 권리 자체를 소급해 없애지만, 그 사이 맺은 실시계약과 실시료 문제까지 한꺼번에 사라지게 하지는 않습니다. 실시료 분쟁은 계약서 조항, 실시 기간, 무효 확정 시점을 함께 보아야 정확한 판단이 가능합니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다.

법률사무소 제이 박경미 변호사는 이혼전문·형사전문 변호사(대한변호사협회 등록)로서, 상담부터 소송 종결까지 직접 사건을 챙깁니다. 문정 법률사무소와 잠실 예약상담 공간 중 편한 곳으로 예약하시면 지금 상황에서 가능한 선택지를 차분히 정리해 드립니다.

※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.