[최신판례] 해외 상표를 모방한 국내 출원, 등록무효가 될까｜대법원 2017후752

해외에서 먼저 쓰이던 브랜드가 국내에 아직 등록되지 않은 틈을 타 제3자가 먼저 출원하는 일은 지금도 자주 일어납니다. 이 판결은 이런 ‘선점 출원’이 등록무효가 되기 위한 두 가지 요건과 부정한 목적을 판단하는 기준을 정리한 사례입니다.

아래에서 사건 개요, 쟁점, 원심과 대법원의 판단, 그리고 현행 상표법에서의 실무상 의미를 차례로 살펴봅니다.

사건 개요

원고는 외국에서 먼저 사용해 온 상표·서비스표(선사용표장 1)의 권리자이고, 피고는 이와 유사한 표장을 국내에 출원해 등록받았습니다. 원고는 피고의 등록표장이 자신의 표장을 모방한 것이라며 등록무효를 구했습니다. 판결문에 수록된 두 표장은 아래와 같습니다.

쟁점

• 원고의 선사용표장이 출원 당시 외국 수요자 사이에 특정인의 표장으로 인식되어 있었는지

• 피고가 이를 모방해 원고에게 손해를 가하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원했는지

원심 판단

원심은 피고의 등록표장이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효 사유에 해당하지 않는다고 판단했습니다. 대법원은 이 판단에 법리오해가 있다고 보았습니다.

대법원 판단

1. 규정의 취지와 두 가지 요건

이 규정은 국내 또는 외국 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표(모방대상상표)가 국내에 등록되지 않은 것을 기화로, 제3자가 이를 모방해 등록함으로써 그 신용에 편승하거나 가치를 훼손하거나 권리자의 국내 영업을 방해하는 것을 막기 위한 것입니다. 따라서 ① 모방대상상표가 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, ② 출원인이 동일·유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하여야 합니다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

2. 인식 여부와 부정한 목적의 판단 기준

특정인의 상표로 인식되어 있는지는 사용기간·방법·태양·이용범위와 거래실정, 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단합니다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

부정한 목적은 상표의 인지도·창작성, 표장의 동일·유사성 정도, 당사자 사이의 교섭 유무와 내용, 출원인의 사업 준비 여부, 상품의 동일·유사성과 경제적 견련관계, 거래 실정 등을 종합해 출원 당시를 기준으로 판단합니다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조). 이 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용됩니다.

3. 이 사건에서는 부정한 목적 인정

대법원은 피고의 출원 당시 원고의 선사용표장 1이 외국 수요자들 사이에 원고의 서비스표로 인식되어 있었고, 그 창작성의 정도와 두 표장의 유사성 정도 등을 종합하면, 피고가 이를 모방해 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 손해를 가하려는 부정한 목적으로 출원했다고 보아야 한다고 판단해 원심을 파기·환송했습니다.

실무상 의미

구 상표법 제7조 제1항 제12호의 내용은 현행 상표법 제34조 제1항 제13호로 이어지고 있어, 해외 브랜드 선점 출원 분쟁에서 이 판결의 기준이 그대로 활용됩니다.

박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어, 이런 상표 분쟁에서 등록무효심판과 침해 대응 등 특허·상표 쟁점까지 함께 검토할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 외국에서만 유명한 상표도 보호받을 수 있나요?
A1. 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 출원인에게 부정한 목적이 있으면 그 모방 등록은 무효가 될 수 있습니다.

Q2. 부정한 목적은 어떻게 입증하나요?
A2. 표장의 창작성과 유사성, 당사자 간 교섭이나 거래 관계, 출원인의 실제 사업 준비 여부 등 여러 사정을 종합해 출원 당시를 기준으로 판단합니다.

Q3. 현재 상표법에서는 어느 조문이 적용되나요?
A3. 이 판결의 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 내용은 현행 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정되어 있습니다.

Q4. 이미 등록된 상표를 어떻게 다툴 수 있나요?
A4. 특허심판원에 등록무효심판을 청구할 수 있고, 심결에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다.

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글을 마치며

상표 분쟁은 출원 당시의 인지도와 사정을 보여 주는 자료를 얼마나 갖추었는지에 따라 결과가 갈립니다. 송파·잠실·문정에서 해외 브랜드의 국내 선점 출원이나 모방 상표 문제로 고민하고 있다면, 출원 경위와 사용 자료부터 정리해 보시기 바랍니다.

법률사무소 제이 박경미 변호사는 이혼전문·형사전문 변호사(대한변호사협회 등록)로서, 상담부터 소송 종결까지 직접 사건을 챙깁니다. 문정 법률사무소와 잠실 예약상담 공간 중 편한 곳으로 예약하시면 지금 상황에서 가능한 선택지를 차분히 정리해 드립니다.

※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.