선사용상표가 ‘특정인의 상품 표시로 인식’되었다고 보는 데에는 권리자의 이름까지 알려질 필요가 없고, 동일하고 일관된 출처로 인식되면 충분합니다. 사용기간 중 권리자가 바뀌었다는 사정만으로 상표법 제34조 제1항 제13호의 적용이 배제되지 않습니다(대법원 2020후11431 판결, 파기환송).
![[최신판례] 상표 권리자가 바뀐 선사용상표도 모방상표 등록무효 근거가 될까｜대법원 2020후11431](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-03T04%3A42%3A04.105Z-4f825aef-878c-44f9-a606-04364a992247&w=3840&q=75)
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해외에서 알려진 브랜드를 국내에서 먼저 출원해 등록받는 이른바 ‘모방상표’ 분쟁은 꾸준히 발생합니다. 이때 원래 브랜드 측은 상표법 제34조 제1항 제13호를 근거로 등록무효를 다툴 수 있습니다.
그런데 그 브랜드의 권리자가 중간에 바뀌었다면 어떨까요? 이 사건에서 대법원은 그 기준을 정리했습니다.
사건 개요
원고들은 고량주 등을 지정상품으로 하는 상표를 등록받았습니다. 상대방은 이 등록상표가 백주 등 주류에 사용되어 온 선사용상표를 부정한 목적으로 모방해 등록받은 것이라며 등록무효를 주장했습니다.
선사용상표의 사용기간 중에는 상표에 관한 권리가 양도되어 권리 귀속 주체가 변경된 사정이 있었습니다.
쟁점
선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다’는 것의 의미
사용기간 중 권리 귀속 주체가 바뀐 경우에도 위 규정을 적용할 수 있는지, 변경 전 사용실적을 고려할 수 있는지
원심 판단
원심은 상표권이 양도될 때 영업 일체가 함께 이전되지 않아 선사용상표의 주지성이 승계되지 않았고, 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못했다고 보았습니다. 그래서 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단했습니다.
대법원 판단
대법원은 원심을 파기하고 사건을 돌려보냈습니다.
구분 | 대법원의 판단 |
|---|---|
적용 요건 | 출원 당시 선사용상표가 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상품 표시로 인식되어 있고, 출원인이 동일·유사 상표를 부정한 목적으로 사용할 것(대법원 2013후2460 참조) |
‘인식’의 의미 | 일반 수요자를 기준으로 거래실정에 따라 인정되는 객관적 상태. 권리자 명칭이 구체적으로 알려질 필요는 없고, 동일하고 일관된 출처로 인식되면 충분 |
권리 주체 변경 | 변경만으로 곧바로 적용이 배제되거나 변경 전 사용실적을 고려할 수 없는 것은 아님 |
변경 전 실적 고려 | 변경 후에도 여전히 동일·일관된 출처로 인식되거나, 변경 전 사용만으로 이미 특정인의 상품 표시로 인식된 경우 등에는 고려 가능 |
대법원은 사용기간·방법·태양, 거래실정, 수요자의 인식과 평가 등을 종합하면, 권리 주체 변경을 감안하더라도 선사용상표가 등록상표 출원일 당시 중국 수요자들에게 특정인의 상품 표시로 인식되었다고 볼 여지가 있다고 판단했습니다.
실무상 의미
원 브랜드 측: 출처의 일관성을 입증
권리자가 바뀌었더라도 같은 제품·같은 표장이 계속 같은 출처로 인식되어 왔다는 자료(판매 기간, 매출, 광고, 언론 보도, 수요자 인식 조사 등)를 정리하면 변경 전 사용실적까지 함께 주장할 수 있습니다.
국내 출원인 측: 해외 브랜드 확인
출원 전 해외 시장에서 같은 표장이 쓰이고 있는지 조사하기
해외 업체와 거래 관계가 있었다면 부정한 목적이 의심받을 수 있다는 점 유의하기
권리 이전 이력만으로 상대방의 주장을 배척하기 어렵다는 점 감안하기
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 상표법 제34조 제1항 제13호는 어떤 규정인가요?
A1. 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표와 같거나 비슷한 상표를 부정한 목적으로 사용하는 경우 등록을 받을 수 없도록 한 규정입니다.
Q2. 외국에서만 알려진 상표도 보호받을 수 있나요?
A2. 이 규정은 국내뿐 아니라 외국 수요자의 인식도 기준으로 삼습니다. 이 사건에서도 중국 수요자들의 인식이 판단 대상이 되었습니다.
Q3. ‘부정한 목적’은 어떻게 판단하나요?
A3. 선사용상표의 인지도와 창작성, 두 상표의 유사 정도, 출원인과 선사용자의 관계, 출원 경위 등을 종합해 판단합니다. 이 사건은 그중 ‘인식’ 요건을 중심으로 다룬 판결입니다.
Q4. 권리자가 바뀐 뒤의 사용실적만 따져야 하나요?
A4. 그렇지 않습니다. 변경 후에도 같은 출처로 인식되고 있거나 변경 전 사용만으로 이미 인식이 형성된 경우에는 변경 전 사용실적도 고려할 수 있습니다.
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글을 마치며
모방상표 분쟁에서는 상표권의 이전 이력보다 수요자가 그 표장을 어떤 출처로 인식해 왔는지가 핵심입니다. 해외 브랜드 도입이나 상표 출원을 앞두고 있다면 사전에 사용 현황과 위험을 점검해 두시기 바랍니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다. 기업법무 자문은 시간당 33만 원 기준으로 진행하며, 예상 소요 시간은 상담 시 미리 안내드립니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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