파라미터 발명은 선행발명과 환산했을 때 같거나 실시형태가 같아야 신규성이 부정되고, 파라미터나 수치한정에 다른 과제를 해결하는 기술적 의의와 특유한 효과가 있으면 진보성도 부정되지 않습니다(대법원 2017후1298 판결, 상고기각).
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새로운 특성 값이나 변수 사이의 관계로 발명을 특정하는 ‘파라미터 발명’은 화학·소재·전자 분야에서 자주 쓰입니다. 그만큼 등록무효 심판에서 신규성·진보성과 명세서 기재요건이 함께 다투어지는 경우가 많습니다.
이 글에서는 ‘복합구조물’ 특허의 등록무효 사건에서 대법원이 제시한 판단 기준을 정리합니다.
사건 개요
‘복합구조물’이라는 명칭의 특허발명은 ‘단부와 최외부 사이의 거리는 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 것’이라는 구성요소를 포함하고 있었습니다.
상대방은 이 특허의 등록무효를 구하면서 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’가 명세서 기재요건(실시가능요건)을 충족하지 못하고, 신규성과 진보성도 없다고 주장했습니다.
쟁점
‘평균 막 두께’와 ‘최외부’가 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되었는지(특허법 제42조 제3항 제1호)
파라미터 발명의 신규성과 진보성을 어떤 기준으로 판단해야 하는지
원심 판단
원심은 이 사건 특허발명이 기재요건을 충족하고, 신규성과 진보성도 부정되지 않는다고 판단했습니다.
대법원 판단
실시가능요건
물건의 발명은 통상의 기술자가 출원 당시 기술수준으로 과도한 실험이나 특수한 지식 없이 그 물건을 생산·사용할 수 있고, 구체적 실험으로 증명되지 않았더라도 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있으면 기재요건을 충족합니다(대법원 2010후2582, 2014후2061 참조).
대법원은 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’는 의미가 명확하고 출원 당시 기술수준으로 충분히 측정할 수 있어 실시가능요건을 충족한다고 보았습니다.
신규성·진보성 판단 기준
구분 | 대법원의 기준 |
|---|---|
신규성 부정 | 청구범위의 성질·특성을 다른 정의나 측정방법으로 환산한 결과 선행발명과 같거나, 명세서의 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 같으면 실질적으로 동일 → 신규성 부정 |
신규성 유지 | 위 방법 등으로 실질적 동일성이 증명되지 않으면 신규성을 부정할 수 없음 |
진보성 – 파라미터 자체 | 공지발명과 다른 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서 의의가 있고 특유한 효과가 있으면 진보성 인정 |
진보성 – 수치한정 | 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 있거나, 다른 과제를 위한 수단으로서 의의와 이질적 효과가 있으면 진보성 인정(대법원 2008후4998 참조) |
대법원은 기존 법리를 발전시킨 이 기준에 비추어 이 사건 특허발명의 신규성과 진보성이 부정되지 않는다고 보고 원심을 수긍했습니다.
실무상 의미
무효를 주장하는 쪽의 입증 부담
파라미터 발명의 신규성을 다투려면 선행발명과의 환산 가능성이나 실시형태의 동일성을 구체적으로 증명해야 합니다. 표현이 다르다는 점만으로 같다고 주장하기는 어렵습니다.
출원·방어하는 쪽의 준비
파라미터의 정의와 측정방법을 명세서에 분명히 적기
파라미터가 해결하는 과제와 효과를 실시예로 뒷받침하기
수치한정이라면 범위 경계에서의 효과 차이를 보여 주는 자료 확보하기
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 파라미터 발명이란 무엇인가요?
A1. 새로 만든 물리적·화학적·생물학적 특성 값이나 여러 변수 사이의 상관관계를 이용해 발명의 구성요소를 특정한 발명을 말합니다.
Q2. 실험 데이터가 없으면 기재요건 위반인가요?
A2. 반드시 그렇지는 않습니다. 통상의 기술자가 물건을 생산·사용할 수 있고 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 구체적 실험으로 증명되지 않았더라도 기재요건을 충족할 수 있습니다.
Q3. 측정방법이 다른 선행문헌이 있으면 어떻게 비교하나요?
A3. 다른 정의나 측정방법에 의한 값으로 환산이 가능한지 먼저 검토합니다. 환산 결과가 같거나 실시형태가 같다면 실질적으로 동일한 발명으로 볼 수 있습니다.
Q4. 특허권이 소멸한 뒤에도 등록무효심판을 청구할 수 있나요?
A4. 특허법은 특허권이 소멸된 후에도 등록무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있습니다. 침해 분쟁에서 과거 손해배상이 문제 될 때 활용되는 경우가 있습니다.
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글을 마치며
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.