대법원은 2017후2369, 2376(병합) 판결에서 확대된 선출원 규정(구 특허법 제29조 제3항)의 발명의 동일성은 진보성과 구별되며, 기술적 구성의 차이가 주지관용기술 수준을 넘어 새로운 효과를 낸다면 동일한 발명이 아니라고 보아 원심을 파기환송했습니다.
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특허를 출원했는데, 나보다 먼저 출원되었지만 아직 공개되지 않았던 다른 출원이 있었다면 어떻게 될까요. 특허법은 이런 경우 먼저 출원된 명세서나 도면에 적힌 발명과 "동일한" 발명은 특허를 받을 수 없도록 정하고 있습니다. 이를 흔히 확대된 선출원이라고 부릅니다.
이번 판결은 그 "동일성"을 어디까지 넓게 볼 수 있는지에 관한 기준을 정리했습니다. 특허 무효 분쟁에서 자주 다투어지는 쟁점이어서, 출원인과 특허권자 모두 참고할 만한 판결입니다.
사건 개요
구분 | 내용 |
|---|---|
사건 | 대법원 2017후2369, 2017후2376(병합) 등록무효(특) |
특허발명 | 명칭 "환기용 급기 장치" |
특징 | 외부 급기부와 연결되는 내부 급기배관을 바닥 난방배관의 하면에 배치해 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수·이용 |
선출원발명(선행발명 1) | 공기배관을 실내 바닥과 벽체에 매설하고, 에어히터로 1차 예열한 공기를 난방호스의 열로 다시 데워 공급하는 구성 |
결론 | 원심 파기환송 |
쟁점
이 사건 특허발명이 먼저 출원된 선행발명 1의 명세서나 도면에 기재된 발명과 "동일한 발명"이어서 특허를 받을 수 없는지가 쟁점이었습니다. 원심은 두 발명을 동일하다고 보았고, 대법원은 이와 달리 판단했습니다.
대법원 판단
1. 확대된 선출원과 동일성 판단의 기준
특허출원한 발명이 먼저 출원된 다른 출원의 최초 명세서나 도면에 적힌 내용과 동일하다면, 그 선출원이 나중에 공개되었더라도 특허를 받을 수 없습니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등).
여기서 동일성은 진보성과 구별되는 개념입니다. 두 발명의 기술적 구성이 같은지를 기준으로 하되 효과도 참작합니다. 구성에 차이가 있어도 그 차이가 주지관용기술의 부가·삭제·변경 정도에 그쳐 새로운 효과가 없는 미세한 차이라면 실질적으로 동일합니다. 그러나 그 정도를 넘는 차이라면, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위라 하더라도 동일하다고 할 수 없습니다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등).
2. 이 사건에의 적용
대법원은 급기배관과 난방배관을 함께 바닥에 매설하면서 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 출원 당시 기술상식이나 주지관용기술이라고 볼 자료가 없다고 보았습니다.
또한 이 배치를 통해 난방배관 아래로 빠져나가 손실되던 열을 실내 공급 공기를 데우는 데 활용할 수 있어 열손실을 줄이는 새로운 효과가 있다고 판단했습니다. 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명 1과 동일하지 않다고 보고 원심을 파기했습니다.
실무상 의미
입장 | 시사점 |
|---|---|
특허권자(무효심판 방어) | 선출원과의 구성 차이가 주지관용기술 수준을 넘는지, 그로 인한 새로운 효과가 있는지를 구체적으로 입증 |
무효심판 청구인 | 차이가 단순한 주지관용기술의 부가·변경에 불과하고 효과상 차이가 없다는 점을 자료로 뒷받침 |
출원 단계 | 명세서에 구성의 특징과 그로 인한 효과를 분명하게 기재해 두는 것이 이후 분쟁에서 유리 |
동일성과 진보성은 서로 다른 기준이라는 점이 핵심입니다. "쉽게 생각해낼 수 있는 차이"라도 동일성 판단에서는 다른 발명으로 평가될 수 있으므로, 무효 사유를 다툴 때 어떤 조항을 근거로 할지부터 정확히 정해야 합니다. 법률사무소 제이 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어, 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 확대된 선출원이란 무엇인가요?
A1. 내 출원보다 먼저 출원되었지만 내 출원 이후에 공개된 다른 출원의 명세서나 도면에 적힌 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없도록 한 제도입니다.
Q2. 동일성과 진보성은 어떻게 다른가요?
A2. 동일성은 두 발명이 실질적으로 같은지를 보는 것이고, 진보성은 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 보는 것입니다. 쉽게 도출할 수 있는 차이라도 그 정도가 주지관용기술 수준을 넘으면 동일하지 않을 수 있습니다.
Q3. "새로운 효과"는 어떻게 입증하나요?
A3. 명세서의 기재, 실험 자료, 구성의 작용 원리 등을 통해 선출원발명에는 없는 효과가 생긴다는 점을 구체적으로 보여주어야 합니다. 이 사건에서는 열손실 감소 효과가 인정되었습니다.
Q4. 현행 특허법에도 같은 규정이 있나요?
A4. 확대된 선출원 규정은 현행 특허법에도 유지되고 있습니다. 다만 이 판결은 2006년 개정 전 규정을 기준으로 한 것이므로, 구체적 사건에서는 적용 법조와 요건을 다시 확인해야 합니다.
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글을 마치며
특허 무효 분쟁은 선행기술과의 차이를 어떤 기준으로 설명하느냐에 따라 결론이 달라집니다. 송파·문정 지역에서 특허 등록무효나 침해 분쟁을 겪고 계시다면, 구성과 효과의 차이를 차분히 정리하는 것부터 시작해 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.