특허출원 전에 계약에 따라 납품해 시운전한 제품이라도, 그것이 시제품에 불과하고 당사자들이 협력관계에서 누설 금지 의무를 지며 실제로 비밀유지 조치가 있었다면 '공연히 실시된 발명'이 아니라고 볼 여지가 있습니다(대법원 2021후10732, 파기환송).
![[최신판례] 출원 전에 납품·시운전한 제품, 특허 신규성을 잃게 할까｜대법원 2021후10732](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-03T02%3A30%3A13.928Z-af685e95-9ca6-4a79-9ad1-664e5a0c358c&w=3840&q=75)
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제품을 개발하는 기업은 특허출원 전에 거래처에 시제품을 납품하거나 현장 시운전을 하는 경우가 많습니다. 이때 그 납품이나 시운전 때문에 나중에 출원한 특허의 신규성이 부정될 수 있을까요.
이번 글에서는 특허 등록무효 사건에서 출원 전 납품·시운전이 '공연한 실시'에 해당하는지를 다룬 대법원 판결을 정리합니다.
사건 개요
원고 보조참가인은 소외 회사와 계약을 맺고 특허발명 출원 전에 제품(선행발명 4)을 납품했고, 이 제품은 소외 회사 사업장에 설치되어 시운전되었습니다. 이후 협의에 따라 제품을 개량해 최종 납품이 이루어졌습니다.
등록무효 심판·소송에서는 이 선행발명 4 때문에 특허발명 청구항 1항 내지 4항의 신규성이 부정되는지가 다투어졌습니다.
쟁점: '공연히 실시되었다'의 의미
특허법 제29조 제1항 제1호는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없다고 정합니다.
개념 | 판례의 정의 |
|---|---|
공지 | 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없으나, 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등) |
공연한 실시 | 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결) |
결국 출원 전 납품·시운전 당시 비밀유지의무가 있었는지가 핵심이었습니다.
원심 판단
원심은 원고 보조참가인과 소외 회사 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지약정이 체결되었다거나, 소외 회사에 신의칙상 비밀유지의무가 있다고 볼 사정이 없다고 보았습니다. 따라서 선행발명 4는 출원 전에 납품·설치·시운전되어 공연히 실시되었고, 특허발명 청구항 1항 내지 4항은 신규성이 부정되어 등록이 무효로 되어야 한다고 판단했습니다.
대법원 판단
대법원은 다음 사정을 종합해, 선행발명 4가 출원 전에 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다고 보고 원심판결을 파기환송했습니다.
최초 납품한 선행발명 4는 시제품으로서의 의미만 가질 뿐이고, 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때 비로소 계약 이행이 완료되었다고 볼 수 있다는 점
소외 회사와 원고 보조참가인은 계약 이행 완료라는 공동의 목적 아래 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담했다는 점
시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지 조치가 이루어졌다고 볼 정황이 있다는 점
실무상 의미
명시적인 비밀유지계약서가 없더라도, 계약의 성격과 당사자 관계, 실제 운영 방식에 따라 비밀유지의무가 인정될 수 있다는 점을 보여 준 판결입니다. 다만 결론은 개별 사정에 크게 좌우되므로, 처음부터 근거를 남겨 두는 것이 가장 안전합니다.
시점 | 준비할 것 |
|---|---|
납품·시연 전 | 비밀유지계약(NDA) 체결, 계약서에 시제품·개량 협의 조항 명시 |
시운전 당시 | 참석자 명단·출입 제한·촬영 금지 등 비밀관리 조치 기록 |
출원 단계 | 외부 공개 이력 정리, 필요 시 공지예외 주장 가능 여부 검토 |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 비밀유지계약서가 없으면 무조건 공연 실시가 되나요?
A1. 그렇지 않습니다. 이 판결처럼 계약 성격, 협력관계, 실제 비밀관리 조치 등을 종합해 비밀유지의무가 인정될 여지가 있습니다. 다만 다툼을 줄이려면 서면 약정이 있는 편이 훨씬 유리합니다.
Q2. 시제품 시연도 '실시'에 해당하나요?
A2. 시연이나 납품도 실시가 될 수 있습니다. 문제는 그것이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태, 즉 '공연한' 실시였는지입니다.
Q3. 이미 출원 전에 제품을 공개해 버렸다면 방법이 없나요?
A3. 특허법에는 일정 기간 내 출원하면 자기 공개를 신규성 판단에서 제외해 주는 공지예외 제도가 있습니다. 요건과 기간을 바로 확인하는 것이 중요합니다.
Q4. 경쟁사가 등록무효심판을 청구했다면 무엇부터 해야 하나요?
A4. 무효 사유로 제시된 선행기술의 공개 경위와 시점을 먼저 확인하고, 당시 계약서·이메일·출입 기록 등 비밀유지 정황을 보여 줄 자료를 모아야 합니다.
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글을 마치며
기술을 가진 기업에게 출원 전 납품·시연은 피하기 어려운 과정이지만, 그만큼 신규성 분쟁의 출발점이 되기도 합니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다. 송파·잠실·문정에서 특허 등록무효나 기술 분쟁으로 고민하고 계시다면 관련 계약서와 공개 경위 자료를 함께 준비해 상담받아 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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