[최신판례] 특허 진보성, 명세서를 보고 나서 판단하면 안 되는 이유｜사후적 고찰의 오류(대법원 2018후11681)

특허 등록무효 분쟁에서 가장 많이 다투어지는 쟁점이 진보성입니다. 무효를 주장하는 쪽은 여러 선행기술을 조합하면 특허발명이 쉽게 나온다고 주장하곤 합니다.

그런데 이미 완성된 발명을 보고 나면, 선행기술 조각들을 이어 붙이는 일이 실제보다 쉬워 보이기 마련입니다. 이 판결은 그런 ‘사후적 고찰’을 경계해야 한다는 점을 구체적인 기계장치 사건에서 확인했습니다. 송파·문정 지역 제조·기술 기업이 특허 분쟁을 준비할 때 참고할 만한 내용입니다.

사건 개요

쟁점

• 무효심판청구인이 제출한 선행발명들을 결합하면 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있는지

• 진보성 판단 과정에서 특허발명을 알고 난 뒤의 시각이 개입되지 않았는지

원심 판단

원심(특허법원)은 선행발명들의 결합으로 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보아 진보성을 부정했습니다. 대법원은 이 판단이 사후적 고찰에 해당한다고 보았습니다.

대법원 판단

진보성 판단의 기본 틀

진보성을 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 특허발명과 선행기술의 차이, 그 분야의 통상의 기술자의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초해 파악해야 합니다. 그리고 출원 당시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴야 합니다.

이때 특허발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 됩니다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

가장 가까운 선행발명과의 차이

이 사건 제1항 발명과 가장 가까운 선행발명 3은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링 탄성으로 슬라이드편을 걸고 풀며, 걸림홈도 덮개가 아니라 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있었습니다.

선행발명 결합의 어려움

이러한 차이점이 선행발명 4에 나타나 있다고 보기 어렵고, 선행발명 3과 4를 결합하려면 선행발명 3의 버튼·스톱퍼·슬라이드편을 모두 선행발명 4의 구성으로 교체해야 했습니다. 그 과정에서 버튼과 슬라이드편의 상대적 이동관계와 연결 구성의 배열까지 대폭 바꿔야 했습니다.

대법원은 특허발명을 이미 알고 있음을 전제로 하지 않는 한 통상의 기술자가 이를 쉽게 도출하기 어렵다고 보아, 진보성이 부정되지 않는다고 판단했습니다.

실무상 의미

진보성 분쟁에서는 선행기술을 ‘조합할 수 있느냐’가 아니라 ‘출원 당시 통상의 기술자가 그렇게 조합할 동기와 가능성이 있었느냐’가 핵심입니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. ‘사후적 고찰’이란 무엇인가요?
A1. 특허발명의 내용을 이미 알고 난 뒤에 그 결과를 기준으로 선행기술 조각들을 맞춰 보며 “쉽게 만들 수 있었다”고 판단하는 오류를 말합니다. 진보성은 출원 당시 통상의 기술자의 시각에서 판단해야 합니다.

Q2. 선행기술 여러 개에 구성요소가 흩어져 있으면 진보성이 없나요?
A2. 그렇지 않습니다. 각 구성요소가 선행기술에 있더라도, 이를 결합할 동기가 없거나 결합하려면 구조를 대폭 바꿔야 한다면 진보성이 인정될 수 있습니다.

Q3. 특허 등록무효 심판은 어떤 절차로 진행되나요?
A3. 특허심판원의 심결에 불복하면 특허법원에 심결취소소송을 제기하고, 다시 대법원에 상고할 수 있습니다. 단계마다 제출 기한이 정해져 있으므로 심결을 받으면 바로 대응 방향을 정해야 합니다.

Q4. 진보성 다툼에서 가장 중요한 자료는 무엇인가요?
A4. 특허발명과 선행발명의 구성을 하나씩 대응시킨 대비표, 출원 당시 기술수준을 보여주는 문헌, 구조 변경의 난이도를 설명할 기술자료가 핵심입니다.

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글을 마치며

특허 진보성 다툼은 결국 출원 당시의 기술 수준으로 돌아가 판단하는 작업입니다. 구조와 작동 원리의 차이를 도면과 함께 구체적으로 설명할수록 사후적 고찰의 위험을 줄일 수 있습니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토합니다. 기업법무 자문은 시간당 33만 원 기준으로 진행하며, 예상 소요 시간은 상담 시 미리 안내드립니다.

법률사무소 제이 박경미 변호사는 이혼전문·형사전문 변호사(대한변호사협회 등록)로서, 상담부터 소송 종결까지 직접 사건을 챙깁니다. 문정 법률사무소와 잠실 예약상담 공간 중 편한 곳으로 예약하시면 지금 상황에서 가능한 선택지를 차분히 정리해 드립니다.

※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.