대법원은 고안 내용을 이미 알고 있다는 전제에서 사후적으로 진보성을 부정해서는 안 되며, 정정심판 기각 심결에 대한 취소소송에서 특허청장이 처음 제출한 증거가 실질적으로 ‘새로운 공지기술’이라면 판단 근거로 삼을 수 없다고 보아 원심을 파기했습니다(대법원 2018후12004 판결).
![[특허판례] 정정심판 진보성 판단과 소송 중 새로 낸 증거｜대법원 2018후12004](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-16T03%3A31%3A05.950Z-eb20ea0e-1e8b-4720-85c1-b2f8ca0ba916&w=3840&q=75)
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등록된 특허나 실용신안의 청구범위를 정정하려다 진보성이 없다는 이유로 기각되는 경우가 있습니다. 이때 소송 단계에서 특허청이 새로운 자료를 내놓는다면 어디까지 허용될까요.
이 판결은 진보성 판단의 기본 원칙과 함께, 정정심판 절차에서 권리자에게 보장되는 의견서 제출기회의 의미를 분명히 했습니다.
사건 개요
실용신안권자가 등록고안의 정정을 청구했으나, 특허심판원은 선행고안들에 의해 진보성이 부정된다며 정정심판 청구를 기각했습니다. 권리자는 이 심결의 취소를 구하는 소송을 제기했습니다.
원심(특허법원) 단계에서 특허청장은 출원 전 유튜브에 게시된 동영상을 ‘주지관용기술’에 대한 증거라며 새로 제출했고, 원심은 이를 진보성 부정의 근거로 삼아 청구를 기각했습니다.
쟁점
선행발명 1, 2, 3을 결합해 이 사건 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지(진보성 판단과 사후적 고찰 금지)
심결취소소송 단계에서 특허청장이 처음 제출한 증거를 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지
원심 판단
원심은 선행발명들의 결합으로 이 사건 고안의 진보성이 부정된다고 보았고, 특허청장이 원심에서 비로소 제출한 유튜브 동영상을 주지관용기술의 증거로 보아 판단 근거로 삼았습니다.
대법원 판단
1. 진보성은 사후적 고찰 없이 판단해야 한다
진보성 판단은 선행기술의 범위와 내용, 대상 고안과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살피는 것입니다. 이때 고안의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단해서는 안 됩니다(대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).
대법원은 사후적 고찰을 배제하면 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 3의 결합으로 이 사건 고안의 구성을 극히 쉽게 도출하기 어렵다고 보았습니다.
2. 의견서 제출기회 없는 사유로 기각할 수 없다
실용신안법 제33조가 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 청구인에게 의견서 제출기회를 주도록 한 강행규정입니다. 따라서 정정의견제출 통지서로 의견서 제출기회를 주지 않은 사유를 들어 정정심판청구를 기각하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법합니다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조).
3. 소송 중 추가 증거의 허용 범위
특허청장이 취소소송에서 처음 제출한 자료는 다음 경우에만 판단 근거가 될 수 있습니다.
구분 | 판단 근거 사용 여부 |
|---|---|
선행고안을 보충하는 주지관용기술 증거 | 가능 |
통지서에 기재된 선행고안을 보충·뒷받침하는 자료 | 가능 |
실질이 새로운 공지기술인 증거 | 불가 |
이 사건 유튜브 동영상은 내용상 새로운 공지기술에 관한 것이어서, 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 없다고 보았습니다.
실무상 의미
진보성 다툼의 기본 논리: 상대방이 여러 선행문헌을 조합해 ‘쉽게 도출된다’고 주장할 때, 그 조합이 고안을 미리 알고 역으로 짜맞춘 것인지 따져볼 수 있습니다.
절차적 방어수단: 정정심판에서 의견서 제출기회를 받지 못한 거절 사유가 소송 단계에서 등장했다면 그 자체로 위법을 주장할 수 있습니다.
증거의 실질 검토: ‘주지관용기술’이라는 명칭보다 실제 내용이 새로운 공지기술인지가 기준이 됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. ‘사후적 고찰’이란 무엇인가요?
A1. 고안의 내용을 이미 알고 난 뒤 그 결과를 기준으로 선행기술을 조합해 ‘쉽게 만들 수 있었다’고 판단하는 오류를 말합니다. 진보성은 출원 당시 통상의 기술자 입장에서 판단해야 합니다.
Q2. 정정심판에서 의견서 제출기회는 왜 중요한가요?
A2. 정정심판의 적정한 심사와 제도의 신뢰를 위한 강행규정이기 때문입니다. 통지서로 알리지 않은 사유로 기각되면 그 심결은 위법하게 됩니다.
Q3. 심결취소소송에서 특허청은 새 증거를 낼 수 없나요?
A3. 선행고안을 보충하는 주지관용기술 증거나 통지서에 적힌 선행고안을 뒷받침하는 자료는 낼 수 있습니다. 다만 실질이 새로운 공지기술이라면 정정심판 기각의 근거로 삼을 수 없습니다.
Q4. 인터넷 동영상도 선행기술이 될 수 있나요?
A4. 출원 전 공개된 동영상은 공지기술이 될 수 있습니다. 이 사건은 동영상의 증거능력 자체보다, 소송 단계에서 처음 제출된 새로운 공지기술이라는 점이 문제가 되었습니다.
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글을 마치며
진보성 다툼은 기술 내용과 절차 법리를 함께 살펴야 결론이 달라질 수 있는 영역입니다. 정정심판이나 심결취소소송을 앞두고 있다면 선행기술의 조합 논리와 함께, 의견서 제출기회가 제대로 주어졌는지도 확인해 보시기 바랍니다. 박경미 변호사는 변리사 자격도 갖추고 있어 특허·상표 쟁점까지 함께 검토해 드립니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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