청구범위가 명확한지는 사용된 용어만 보고 일률적으로 판단하지 않고, 통상의 기술자가 발명의 설명·도면과 출원 당시 기술상식을 고려해 발명을 명확히 파악할 수 있는지로 개별 판단합니다. 제조방법이 기재된 물건발명은 그 기재로 특정되는 물건 자체를 선행기술과 비교합니다(대법원 2019후10296, 파기환송).
![[최신판례] 청구항의 '난용성'·'분자식 평균', 기재불비일까｜대법원 2019후10296](https://image.inblog.dev?url=https%3A%2F%2Fsource.inblog.dev%2Ffeatured_image%2F2026-10-03T02%3A42%3A56.932Z-96bc3c51-3402-4a22-ad4a-168e5338478e&w=3840&q=75)
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특허 등록무효 사건에서 자주 등장하는 공격이 '청구항이 불명확하다'는 기재불비 주장입니다. 기술 분야에서 흔히 쓰는 표현이라도, 법적으로 명확하다고 볼 수 있을지는 별도로 따져야 하기 때문입니다.
이번 글에서는 연어정액에서 분리한 DNA 단편 혼합물과 그 제조방법에 관한 특허에서, 청구항의 '난용성'과 '분자식 평균'이라는 용어가 명확한지, 그리고 진보성이 부정되는지를 다룬 대법원 판결을 정리합니다.
사건 개요
문제 된 특허발명은 연어정액으로부터 분리된 DNA 단편 혼합물 및 그 제조방법에 관한 것입니다. 등록무효 사건에서 이 발명의 기재불비와 진보성 부정 여부가 다투어졌습니다.
쟁점
① 청구범위의 명확성
구 특허법(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제2호는 청구범위에 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다고 정하고, 제97조는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 의해 정해진다고 규정합니다. 그래서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않습니다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등).
다만 명확성은 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면, 출원 당시의 기술상식을 고려해 판단하며, 용어만을 기준으로 일률적으로 판단해서는 안 됩니다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결).
② 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성
청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법 기재를 포함하는 발명은 '물건의 발명'입니다. 여기서 제조방법은 최종 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단일 뿐이므로, 제조방법을 포함한 청구범위의 모든 기재로 특정되는 물건을 기준으로 선행기술과 비교해 신규성·진보성을 판단합니다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결).
원심 판단
원심은 특허발명의 '난용성'과 '분자식 평균'의 의미가 명확하지 않아 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건에 위반된다고 보았고, 진보성도 부정된다고 판단했습니다.
대법원 판단
대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 돌려보냈습니다.
쟁점 | 원심 | 대법원 |
|---|---|---|
'난용성'·'분자식 평균' | 의미 불명확 → 기재요건 위반 | 통상의 기술자가 기술상식으로 의미를 명확히 파악 가능 → 위반 아님 |
진보성 | 부정 | 선행발명들의 결합으로 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려움 → 부정되지 않음 |
실무상 의미
이 판결은 청구항의 기술 용어가 다소 추상적으로 보이더라도, 해당 분야 기술자가 명세서와 기술상식으로 그 의미를 이해할 수 있다면 기재불비로 보기 어렵다는 점을 확인했습니다.
특허권자 입장: 핵심 용어의 정의와 측정 방법을 발명의 설명에 충실히 적어 두면 기재불비 공격에 대응하기 쉬워집니다.
무효를 주장하는 쪽: 용어 자체가 모호하다는 주장만으로는 부족하고, 통상의 기술자 입장에서 실제로 해석이 갈린다는 점을 구체적으로 보여야 합니다.
제조방법이 기재된 물건발명: 진보성 판단은 제조방법 자체가 아니라 그로써 특정되는 물건의 구조·성질을 기준으로 이루어진다는 점을 염두에 두어야 합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 기재불비란 무엇인가요?
A1. 청구범위가 명확하고 간결하게 적혀 있지 않거나, 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 등 특허법이 정한 기재요건을 갖추지 못한 경우를 말합니다. 등록무효 사유가 될 수 있습니다.
Q2. '통상의 기술자'는 누구를 말하나요?
A2. 그 발명이 속한 기술분야에서 출원 당시의 기술 수준을 알고 있는 평균적인 기술자를 상정한 개념입니다. 명확성, 진보성 판단의 기준이 됩니다.
Q3. 제조방법이 기재된 물건발명은 제조방법이 다르면 침해가 아닌가요?
A3. 특허요건 판단에서는 제조방법으로 특정되는 물건 자체를 봅니다. 권리범위 판단은 별도의 법리가 적용될 수 있으므로 구체적 사안에서 따로 검토해야 합니다.
Q4. 등록무효심판을 받았다면 정정청구도 할 수 있나요?
A4. 무효심판 절차에서 일정한 범위 내에서 정정청구를 할 수 있습니다. 정정이 가능한 범위와 시기가 정해져 있으므로 대응 전략과 함께 검토하는 것이 좋습니다.
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글을 마치며
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※ 본 글은 일반적인 법률정보 제공을 위한 것으로, 개별 사건의 결론은 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.
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